2021년 3월에 발표된 2035년 중국의 국가경제와 사회발전 및 장기목표를 위한 14차 5개년 규획에서 중국 중앙정부는 지역 IP거래 허브로서 홍콩의 지위를 상향시키는 내용을 포함했다. 이와 발맞춰 존 리 행정장관 또한 2022년 10월 시정연설을 통해 홍콩의 법률 시스템과 지재권 보호 시스템의 제도적 이점을 활용하여 홍콩을 지역 IP 거래 허브로 개발할 것을 홍콩 정부의 정책 사항 중 하나로 삼았다. 해당 정책 계획의 세부사항 중에는 지식재산권 보호를 강화하기 위해 2023년까지 홍콩 출원인의 중국 본토 특허 출원에 심사 우선권을 부여하는 사업을 시작하는 것이 포함되어 있다.

관련하여 중국 지식재산권국(CNIPA)은 홍콩 지식재산권서(IPD) 및 광동·션전 지역의 IP 관계기관과 협력해 2023년 1월 1일부터 홍콩 출원인으로부터 중국 본토로 출원된 적격한 발명 특허에 대한 심사를 우선하는 시범사업을 시작했다.

■중국 본토의 특허 심사 우선권 부여 신청 요건

중국 본토에 특허를 출원하는 홍콩 출원인은 다음의 기준을 만족하는 경우 광동 혹은 선전의 CNIPA 사무소에 직접 방문 혹은 우편으로 심사 우선권 부여 요청을 제출할 수 있다.

1) 출원인 본인 혹은 적어도 하나 이상의 공동 출원인은 반드시 (1) 홍콩의 영주권자이거나 (2) 홍콩 회사조례(Cap. 622 Companies Ordinance)에 의거해 설립된 회사이거나 (3) 홍콩에서 다른 형태로 등록된 법인 혹은 기관이어야 한다.

2) 출원인은 중국 본토에 발명의 특허출원 신청서를 제출하여 그것이 실질심사 단계에 있어야 한다.

3) 출원신청서는 전자형태로 제출돼야 하며 서면 신청서의 경우 제출을 위해 전자 형태로 변환돼야 한다.

4) 발명은 “특허 우선심사 행정절차(Administrative Measures for Priority Examination of Patents)” (중국지식산권국 칙령 제76호)에서 정하는 기술 분야에 속해야 하며, 출원서의 분류번호는 정보기술, 빅데이터, 생명공학, 최첨단 장비 제조, 신에너지, 에너지보존, 환경보호, 디지털 창의산업, 혹은 기타 신흥 전략 산업 분류를 포함하는 “전략신흥산업분류와 국제특허분류의 참고관계표(2021)” (Strategic New Industry Classification and International Patent Classification Reference Table/ 战略性新兴产业分类与国际专利分类参照关系表(2021))*에 따라야 한다.

우선, 심사를 요청하는 것은 무료이며 만일 홍콩의 출원인이 중국 본토의 영주권자이거나 중국 본토에 법인을 소유하고 있는 경우가 아니라면 우선 심사 요청을 제출할 때 대리인을 통해야 한다.

■중국 본토 특허 출원 시 유의할 사항

우선 심사를 요청하고자 하는 특허도 타 특허와 마찬가지로 해당 기술과 관련된 다른 특허나 문헌, 기타 비특허 문헌과 같은 산업 내의 선행 기술(known prior art)에 대한 정보를 제출할 것이 요구된다. 이는 미국의 정보공개 진술서(Information Disclosure Statement, IDS)와 비슷한 것으로, 여기서 IDS란 출원인이 발명한 내용과 가장 유사한 문헌들에 대해 자진하여 미국특허청에 제출해야 하는 의무로, 제출대상 문헌은 특허·특허출원·반포된 문헌·실험적 이용 및 테스트 관련 문서 등이다. 미국에서 IDS는 출원인의 정직과 선의에 관한 의무(duty of candor and good faith)를 미국 특허상표청(US Patent and Trademark Office)에 보이기 위해 사용되며 모든 특허에 필수적으로 요구된다. 이와 같이 중국에서도 모든 특허에 필수적으로 선행기술 정보를 제출할 것이 요구된다. 

한편, 출원 시 모든 출원서류는 중국어로 번역돼야 하며, 출원서는 동시에 여러 CNIPA 사무소에 접수되어서는 안 된다.

■시사점

이번 시험 사업은 발명에 대한 타인의 부당이용을 방지하고 중국 본토에서의 특허 보호를 희망하는 홍콩 출원인에게 편의를 제공하여 홍콩의 발명과 기술 발전에 기여할 것으로 기대되고 있다. 또한, 이번 사업은 홍콩과 중국 본토 간 특허권 보호를 강화할 뿐만 아니라 홍콩에 자회사를 둔 외국계 기업들에도 본토 특허 출원 시 패스트 트랙을 제공하여 그들의 상업적 이익을 보호할 수 있도록 한다. 앞으로 이 사업은 홍콩에 거점을 둔 해외 기업들이 아시아로 사업을 확장해 나가는 데에 큰 이점으로 작용할 것으로 보인다. 본 사업의 이점을 누리기 위해 외국계 기업들이 해외 지사 설립 시 홍콩을 전략적 선택지로 고려하거나 홍콩 기업들과 손을 잡기도 할 것으로 기대된다.

주*: 2023년 6월 6일 기준 가이드라인은 중국어(만다린)로만 제공 

법률자문: 김정선 Hill Dickinson Hong Kong 변호사

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